Design italiano

L’importanza di Registrare il Design

Il Design Italiano è un titolo importante per chi opera sul territorio italiano e vuole distinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza.

Ha un costo contenuto e si presta bene anche a chi inizia un’attività e non vuole fare investimenti eccessivi. Avere un Design italiano è comunque importante anche per le grandi imprese, in quanto si tratta di un titolo molto forte che è difficile attaccare, per cui è molto utile nelle cause di contraffazione.

Chi deposita un Design italiano ha 6 mesi di tempo per potere estendere il Design all’estero agganciandosi alla data di deposito del Design italiano (c.d. diritto di priorità), per cui rappresenta anche una base forte per successive estensioni.

Il Design  italiano  ha una durata massima di 25 anni, ma inizia con una protezione di 5 anni per cui deve essere rinnovato ogni quinquennio.

Le scelte preliminari

Prima di depositare un Design (detto  anche Modello) occorre scegliere come depositarlo, per cui è fondamentale  un esame preliminare del caso concreto da effettuare con l’aiuto  di un Consulente  esperto.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.

Esistono due tipi di domande: la domanda di deposito singolo e quella di deposito multiplo, che si può utilizzare per registrare più modelli che appartengono alla stessa classe della Classificazione di Locarno.

La domanda di registrazione viene presentata in via telematica utilizzando un’apposita piattaforma.

Come depositare una domanda di modello italiano

Per depositare la domanda di registrazione modello occorre compilare un apposito modulo con i dati del richiedente, che diventerà titolare del modello, il titolo del modello, la classe a cui appartiene il prodotto su cui si applica il design.

La scelta delle classi deve essere fatta consultando la Classificazione di Locarno e preoccupandosi di controllare quale sia l’edizione in vigore al momento del deposito della domanda.

Si dovrà poi allegare la riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti che lo incorporano. 

Con una sola domanda di modello multiplo può essere chiesta la registrazione per un massimo di 100 disegni o modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti facenti parte della stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli contenuta nell’Accordo di Locarno, pagando la relativa tassa.

Predisporre bene la domanda di registrazione è importante tanto quanto analizzare bene il modello prima di depositarlo in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il design in caso di contraffazione.

La procedura di registrazione

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda e una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica che è limitato sostanzialmente agli aspetti formali.

L’UIBM non effettua infatti alcuna ricerca per valutare che il modello sia nuovo o abbia carattere individuale.

Se a seguito di un primo esame formale e tecnico l’UIBM riscontra delle irregolarità le comunica al richiedente assegnando un termine per rispondere.

Per il design non è prevista alcuna fase di opposizione, come invece avviene per i marchi, per cui i modelli vengono solitamente rilasciati in tempi molto rapidi.

Una volta che è stato concesso, al modello sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione e il titolare dovrà ritirare il relativo attestato.

Il modello ha una durata iniziale di 5 anni che decorrono dalla data di deposito ma può essere rinnovato di cinque anni in cinque anni pagando una specifica tassa e prorogando la durata fino ad un massimo di 25 anni.

Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda deposita è possibile presentare ricorso di fronte alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI). La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione. Data la natura del procedimento è necessario farsi rappresentare da un Avvocato o da un Consulente in Proprietà Industriale non solo per la particolare difficoltà della materia ma anche in quanto previsto dalla legge.

Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del modello, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirarla (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero dei modelli in un modello multiplo. Può essere necessario ritirare o limitare il modello, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti o quando lo si è mantenuto in stato di segreto e si vuole evitare che venga pubblicato. Modifiche alla domanda di modello possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e mai senza alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del modello. Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare. Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza di annotazione.

Cessione del modello

Un modello, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il modello cambia “proprietario”, nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi. I contratti di cessione modello sono molto delicati. Occorre infatti avere ampia cognizione del modello che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il modello sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il modello ad un’accurata analisi (c.d. due diligence) senza la quale si rischia di trovarsi a comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del modello, cosa non facile senza l’ausilio di un esperto. La cessione, o licenza, di un modello deve essere trascritta all’UIBM attraverso un’apposita istanza di trascrizione. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)

Giulia Mugnaini - responsabile Marchi&Design

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Dott.ssa Giulia Mugnaini

Responsabile del settore Marchi&Design

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

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